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Marcas Comerciales 
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Sí bien la mayoría de las empresas comprenden el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro. Habida cuenta de la influencia que puede tener una marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es esencial que se le dé una protección adecuada.

 

La marca se protege registrándola en la oficina estatal correspondiente, que en el caso de Chile es el INAPI. La importancia del registro de una marca es que a partir de ese momento nace la protección de la misma a través de acciones civiles y penales para el caso de que terceros infrinjan el uso de la misma. El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión, en términos similares a las patentes. Por lo demás, si la empresa no registra la marca, otras empresas podrían utilizar (a sabiendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo signo o un signo semejante que induzca a confusión. Sus competidores podrían adoptar una marca semejante o idéntica y aprovechar la reputación y relaciones que usted ha creado con sus clientes y asociados comerciales. Esto no sólo disminuirá las ganancias de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

Toda infracción en el ámbito de las marcas puede hacerse valer ante los tribunales, que en la mayoría de los sistemas judiciales tienen la facultad de imponer medidas para impedir este tipo de infracciones. Además, es mucho más fácil de concederse una licencia sobre una marca registrada a otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también pueden ser objeto de acuerdos de franquicia. Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas. Por tanto, si bien no es obligatorio, es sumamente recomendable registrar una marca por los derechos exclusivos y excluyentes que otorga.

Prestamos consultaría a nuestros clientes en la protección de sus marcas, apoyándolos desde su creación. Contamos con profesionales y un soporte técnico que nos permite realizar informes de factibilidad de registro de marcas, representar a nuestros clientes en la presentación y tramitación de creación y registros de marcas, transferencias y anotaciones de registros, desarrollando estrategias y representándolos en los juicios de oposición y nulidad ante tribunales especiales, así como también en acciones de observancia ante los tribunales civiles de justicia. También, asesoramos a nuestros clientes en la negociación y redacción de contratos de compraventas, licencias y otros contratos vinculados con las marcas propiamente tales. Sí tienes interés en evaluar uno de nuestros servicios, escríbenos aquí

A continuación responderemos las preguntas frecuentes que realizan nuestros clientes;

 

¿Qué es una marca?

Por definición, una marca es todo signo capaz de distinguir servicios o productos en el mercado. En términos prácticos, es el nombre con el cual el público identifica tu negocio o actividad, y que concede derechos para impedir que otras personas usen comercialmente una marca igual o similar para los mismos servicios o productos, y con ello puedan crear confusión.

¿Cómo puedo saber sí una marca está registrada?

Existen dos formas, que puedas concurrir a INAPI, que es donde se registran las marcas, y consultar directamente, pero como hoy existe un gran interés en proteger las marcas comerciales, que es recomendable tener la asesoría de especialistas, que pueden no solo verificar la existencia de registro, sino que también de  las posibles similitudes con otras marcas que se encuentren previamente registradas, y que eventualmente se opongan a tu solicitud de registro, y de esa forma saber la real situación.

¿Cuánto dura la tramitación de registrar una marca?

El tiempo de tramitación, no tiene una certeza absoluta, pero de acuerdo a la experiencia, existen promedios tiempo entre 4 a 6 meses, eventualmente pueden variar, si es que durante la tramitación, se presentan objeciones, oposiciones u otras eventualidades.

¿Alguien puede oponerse a que registre mi marca?

Si, eventualmente un tercero puede intentar evitar que registres tu marca, sea que considere que se parece en cuanto al nombre o a la imagen del logo, etc., existen muchos motivos, por los que pudiese suceder, y en ese caso, el proceso de solicitud de registro que es un trámite administrativo, se convierte en un acto judicial contencioso.

 

¿Cuántos tipos de marcas existen?

Del punto de vista de la cobertura, pueden distinguirse 4 tipos de marcas:

 

a) marca de productos
b) marca de servicios
c) marca de establecimiento comercial
d) marca de establecimiento industrial

 

Cada una de las anteriores, a su vez, puede ser:

 

a) marca denominativa (palabras o frases)
b) marca etiqueta (dibujos o figuras)
c) marca mixta (figuras y palabras)

 

¿La marca me da exclusividad para cualquier rubro o giro?

No, las marcas únicamente confieren exclusividad para las clases en las cuales es registrada.

 

¿La marca inscrita abarca todo Chile?

Las marcas de productos, servicios y establecimientos industriales tienen cobertura en todo el territorio nacional. En el caso de los establecimientos comerciales, la marca sólo abarca la región del país para la cual se solicitó.

  

 ¿Puede ser rechazada a tramitación la solicitud?

Efectivamente, es posible que el CONSERVADOR DE MARCAS rechace la publicación de la solicitud y todo trámite posterior, en virtud de determinadas causales establecidas en la Ley. Sin embargo, en ese caso el interesado puede presentar una RECLAMACIÓN a tal rechazo, dentro del plazo de 20 días hábiles desde el mismo, mediante un escrito dirigido al Sr. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Dicho escrito debe ser presentado en la OFICINA DE PARTES. El Jefe del Departamento puede acoger la reclamación o bien confirmar el rechazo. En el primer caso, el procedimiento continúa como si la marca nunca hubiere sido rechazada a tramitación.

¿Cuáles son las causales de irregistrabilidad de una marca?

En Chile NO podrás registrar como marca comercial, aquel signo que incurra en alguna de las siguientes situaciones establecidas en el art. 20 de la Ley 19.039:

- Cuando el signo carezca de elementos distintivos, es decir, ninguno de sus elementos sea apto para diferenciar los productos o servicios como procedentes de una empresa y no de otra. (Art 20 Letra e). Esto sucede cuando una palabra sirve para designar el género, la naturaleza, el origen, la nacionalidad, la destinación, el peso, el valor; o una cualidad de los productos o servicios; o es de uso común en el comercio para designar ese tipo de productos o servicios. Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada, ya que "silla" es el término genérico del producto. Si deseas registrar la marca descriptiva, por ejemplo, registrar la palabra DULCE, será denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate, la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos.

- Cuando el signo consista en la forma o el color de los productos o de los envases.

- Cuando el signo consista en el color en sí mismo. (Art.20 letra i ).

- Cuando el signo consista en una denominación técnica o científica, en el nombre de variedades vegetales, o en una denominación recomendada por la OMS como indicativa de acción terapéutica. (Art.20 letra b).

 - Cuando el signo que se desea registrar sea contrario a la moral o al orden público. Por ejemplo si se solicitara registrar el nombre de una droga ilegal. (Art. 20 Letra k).

- Cuando el signo corresponda a los emblemas y símbolos de un Estado, o a su bandera. Este es el caso de las banderas y escudos nacionales de países. Nadie puede apropiarse de ellos. (Art. 20 letra a).

- Los signos que se presten para inducir a error, engaño o confusión respecto de la procedencia geográfica, cualidad o género de los productos y servicios. Por ejemplo, si desea comercializar leche, yogurts y huevos, el signo elegido por usted destaca la palabra HUEVOS, es muy probable que la solicitud que presente sea denegada para leche y yogurts, ya que induciría al consumidor a error en cuanto al género de los productos, al asociar la marca con huevos, en circunstancias que se pide para distinguir leche y yogurt. (Art. 20 letra f).

- Aquellos signos que colisionen con derechos adquiridos por terceros.

- Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen a otras ya inscritas o válidamente solicitadas en Chile con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares.

- Marcas iguales o similares a otra registrada en el extranjero para los mismos productos o servicios, que goce de fama y notoriedad.

- Marcas que consistan en el nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo que ella preste su consentimiento o sus herederos o hayan transcurrido 50 años de su muerte y siempre que no afecte su honor. (Art.20 letra c)

- Aquellos signos que pueden inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto por ser igual o similar a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen reconocida en Chile. (Art.20 letra j )

 ¿Sí se confirma el rechazo de la tramitación, existe otro recurso?

Sí. El interesado todavía puede APELAR para ante el TRIBUNAL ARBITRAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL dentro de los 15 días hábiles sgts. a la notificación del rechazo a tramitación. En todo caso, si no se deduce reclamación del rechazo a tramitación o no se apela de la confirmación del JEFE DEL DEPARTAMENTO, el interesado ya no podrá inscribir su marca, sin perjuicio de solicitarla nuevamente.

 

 ¿Y sí la solicitud fuere rechazada después de la publicación?

En este caso, el interesado puede apelar para ante el TRIBUNAL ARBITRAL, dentro del plazo de 15 días desde la notificación del fallo. Del fallo del TRIBUNAL ARBITRAL se puede deducir recurso de queja ante la Excma. CORTE SUPREMA.

 

¿Qué sucede sí hay oposición a la solicitud de marca?

En caso de haber oposición a la solicitud de marca (circunstancia que es comunicada al interesado mediante carta certificada) el procedimiento se transforma en contencioso y da origen a un juicio que se tramita ante el DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. El interesado se considera demandado y es conveniente que conteste dicha oposición.

 

¿Dónde se puede consultar la fecha en que se dictaminó sentencia?

En el Sub-Departamento Jurídico del DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, se "publican" semanalmente las sentencias definitivas. Sí se acoge la oposición, entonces la solicitud de marca es rechazada.

 

¿Qué recursos tiene el solicitante sí la marca se rechazó por sentencia definitiva?

El solicitante puede deducir recurso de apelación para ante el TRIBUNAL ARBITRAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL dentro de los 15 días hábiles sgts. a la notificación del rechazo definitivo de la solicitud (el recurso de apelación deberá ser patrocinado por un abogado, quien asumirá la defensa del interesado). Si el Tribunal Arbitral igualmente rechazare la solicitud, el solicitante puede recurrir de queja ante la Excma.Corte Suprema, debiendo igualmente ser patrocinado por abogado habilitado. Este recurso procede únicamente cuando en la resolución recurrida se ha cometido falta o abuso grave.

 

¿Qué plazo de vigencia tiene una marca inscrita?

Toda marca tiene una duración de 10 años, contados desde la fecha en que se otorga el registro por el Departamento de Propiedad Industrial.

Para mantener la vigencia después de ese plazo, es necesario RENOVAR la marca (caso en el cual la vigencia de la misma se extiende por otros 10 años, y así sucesivamente).

 

¿Qué derecho tiene el interesado respecto a una marca inscrita?

Se trata de un derecho de propiedad sobre la marca (se es dueño de ella) y, por tanto, dicha marca puede ser transferida (vendida), transmitida (heredada), susceptible de darla en prenda, etc. Inclusive el dueño puede conceder una "licencia" en favor de un tercero (autorizar el uso de la marca, sin perder el dominio de ella, durante un plazo determinado y bajo las demás condiciones que se pacten). Todo contrato debe constar por escritura pública y anotarse al margen del registro de la marca en cuestión.

 

¿Es necesario usar efectivamente la marca inscrita?

No. La sola inscripción constituye dominio y no es necesario el uso de la marca, ni para su vigencia ni para su renovación. 

 

¿Existen reglas para usar usar la marca inscrita?

En general, debe usarse la marca exactamente igual a la registrada, sin ninguna alteración tanto en las palabras como en las figuras. Sólo se admiten ampliaciones o disminuciones de tamaño, en el caso de las marcas mixtas o etiquetas. Igualmente, la marca sólo puede usarse para identificar las clases de productos, establecimientos comerciales o industriales y servicios para los cuales efectivamente se inscribió la marca. Por último, es conveniente, para ciertos efectos legales, agregar a la marca la palabras "MARCA REGISTRADA" o la iniciales "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo ®.

¿Cuáles son sus servicios?

Asesoramos en relación a los siguientes servicios, entre otros:

i).- Factibilidad de registro, efectuando búsqueda de disponibilidad del signo a solicitar, conforme el artículo 20 de la Ley 19.039.

ii).- Preparación y tramitación de solicitudes de registro de marcas.

iii).- Renovaciones de marcas registradas.

iv).- Representación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en juicios de oposición, nulidades y defensa frente a observaciones de fondo formuladas por la Autoridad Marcaria.

v).- Representación en segunda instancia ante el Tribunal de Propiedad Industrial y ante la Excelentísima Corte Suprema de rechazos contenciosos y no contenciosos.

vi).- Protección, vigilancia marcaria o seguimiento.

 

 

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